Voorkom IP-inbreuk bij het in gebruik nemen van Chinese fabrieken om goederen te verwerken

Bijgedragen door mevr. Zhao Jing, Advocatenkantoor Hyland. Klik voor meer berichten over Chinese douanezaken hier.

Onlangs ontvingen we een verzoek van bedrijf A. De klant zei dat de goederen die ze in opdracht van Chinese fabrieken hadden geproduceerd voor export uit China, door de Chinese douane werden vastgehouden omdat de douane vermoedde dat de goederen inbreuk maakten op de handelsmerkrechten van een ander Chinees bedrijf.

Bij verwerking in opdracht ontving de Chinese verwerkingsfabriek alleen de verwerkingsvergoeding. Daarom behoorden de goederen toe aan bedrijf A en zouden alle verliezen die voortvloeien uit het vasthouden van de goederen worden gedragen door bedrijf A.

Als u bedrijf A bent, wat moet u dan doen om deze verliezen te voorkomen of te verminderen?

1. Voorafgaande vragen over merkregistraties en depots

Voordat u een Chinese fabriek in gebruik neemt, moet u een Chinese advocaat vragen om te controleren of er een bedrijf of persoon is die hetzelfde of een soortgelijk handelsmerk in China heeft geregistreerd. Als het handelsmerk door een derde partij in China is geregistreerd, moet u ook controleren of het handelsmerk is gedeponeerd bij de Chinese douane.

Als het handelsmerk is geregistreerd en gedeponeerd bij de Chinese douane, wordt aangeraden de goederen niet in China te verwerken of het handelsmerk niet op de goederen of verpakking weer te geven. Anders zullen ze waarschijnlijk worden gevonden en vastgehouden door de douane.

2. Maatregelen om het vasthouden van goederen door de Chinese douane aan te pakken

U kunt een Chinese advocaat toevertrouwen om te beslissen of de handelsmerken op de goederen werkelijk betrokken zijn bij de inbreuk.

Als uw advocaat van mening is dat er geen inbreuk is gepleegd, zal hij/zij relevante uitleg geven aan de douane, waarna de douane een besluit neemt.

Voordat de onderhandelingen tussen de Chinese advocaat en de douane plaatsvinden, moet de advocaat toestemming krijgen van de Chinese exporteur in plaats van van u. Dit komt omdat de Chinese douane vindt dat de Chinese exporteur verantwoordelijk moet zijn voor de goederen, niet u. Als de douane uiteindelijk vaststelt dat de goederen niet betrokken zijn bij inbreuk op intellectueel eigendom, zal zij de goederen vrijgeven.

Als uw advocaat van mening is dat er mogelijk sprake is van inbreuk, wordt bedrijf A geadviseerd om proactief contact op te nemen met de eigenaar van het geregistreerde handelsmerk in China voor een schikking. U kunt bijvoorbeeld de rechthebbende een bepaalde vergoeding betalen om de goederen te kunnen blijven exporteren.

Als de douane uiteindelijk vaststelt dat er sprake is van een overtreding en er geen schikking tussen u en de rechthebbende kan worden bereikt, worden de goederen door de douane in beslag genomen.

Bijdrager: Zhao Jing

Agentschap/Bedrijf: Advocatenkantoor Hyland

Functie/titel: Partner